【學術(shù)】標準必要專利禁令請求權(quán)的抗辯 ——從利益第三人合同的視角
摘要
專利納入標準，形成兩個領(lǐng)域交叉的特殊情形，專利的私益性必然受到標準之公益屬性的影響。在標準實施者實施標準不得不使用“標準必要專利”的情形下，專利權(quán)人援用侵權(quán)救濟的禁令請求權(quán)將受標準內(nèi)在原則的限制。標準制定組織的知識產(chǎn)權(quán)政策和專利權(quán)人的承諾符合要約、承諾的構(gòu)成要件，兩者成立合同關(guān)系。公平、合理、無歧視的承諾，隱含了專利權(quán)人允許標準實施者使用專利的單方允諾，標準實施者由此獲得了利益第三人地位。利益第三人合同下，標準制定組織的要約以及標準實施者的信賴利益分別構(gòu)成對禁令請求權(quán)的抗辯。
關(guān)鍵詞：標準必要專利，禁令，合同，抗辯
停止侵害是我國法定的侵權(quán)責任承擔方式，專利侵權(quán)責任中，判令侵權(quán)人停止侵害行為即禁止使用專利，一般稱為“禁令救濟”，是專利權(quán)人通常援用的一種反擊專利侵權(quán)的司法救濟手段。標準必要專利情形中，在專利權(quán)人未與標準實施者就專利實施許可具體條件達成協(xié)議的情況下，標準實施者實施標準必然構(gòu)成未經(jīng)同意使用專利的情形，為此，專利權(quán)人往往使用禁令救濟，使標準實施者實施標準行為受阻，形成專利權(quán)人基于私益以合法途徑操控公益性標準化活動的情形。故此，禁令救濟援用中如何平衡專利私益與標準公益的沖突，成為標準必要專利中須特別解決的一個問題。考慮公共利益因素，專利納入標準所受標準特殊原則性的要求，在一定限度內(nèi)成為禁令救濟的合法性抗辯事由。標準必要專利已經(jīng)不同于普通專利，絕對權(quán)是否受到相對權(quán)的影響應(yīng)該重點研究。本文從合同關(guān)系視角，研究禁令救濟的請求權(quán)基礎(chǔ)所受到的影響，從而證成標準必要專利中禁令救濟請求權(quán)之合法性抗辯的成立。
標準必要專利問題涉及的當事人，實際上包括標準制定組織、標準必要專利權(quán)人和標準實施者三方，就標準必要專利中專利納入標準、標準實施中許可使用專利以及許可使用的收費等，是3個前后相連的內(nèi)在緊密相聯(lián)的法律關(guān)系。
1 標準必要專利權(quán)人和標準制定組織之間成立合同關(guān)系
1.1 要約的成立
從合同成立與否的角度，標準制定組織和涉及標準的專利權(quán)人之間要成立合同關(guān)系首先要有要約。要約是指一方當事人為了締結(jié)合同向?qū)Ψ疆斒氯颂岢鰲l件，希望其接受的意思表示。標準制定通常屬于標準化領(lǐng)域標準制定組織的自治活動，就標準可能涉及專利的問題，標準制定組織通常發(fā)布有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)政策的聲明，向涉及標準必要專利的權(quán)利人提出其專利納入標準的條件：
（1）標準制定過程中不可避免侵犯的專利的權(quán)利人，如果想要將其專利納入標準之中；
（2）應(yīng)在標準通過之前或者標準規(guī)定的其他時間之前；
（3）通過書面方式披露其與該標準任何有關(guān)的專利或?qū)＠暾垼?/span>
（4）并且承諾應(yīng)以公平、合理、無歧視的原則向標準實施者許可其專利；
（5）應(yīng)提供價格協(xié)商條款或最高額許可費率；
（6）一旦承諾不可撤銷。
我國《標準制定的特殊程序第1部分：涉及專利的標準》中第4部分關(guān)于必要專利信息披露和許可也有相似規(guī)定，可以認為是我國規(guī)定標準制定中知識產(chǎn)權(quán)政策的規(guī)則。
這種聲明是標準制定組織為了和專利權(quán)人就專利納入標準達成合意做出的，符合要約的部分構(gòu)成要件。雖然標準制定組織通過公開方式發(fā)布聲明，似乎是一種向不特定人發(fā)出的意思表示，但根據(jù)涉及標準專利信息披露規(guī)則，參與標準制定或知道其專利涉及標準的專利權(quán)人履行專利信息披露義務(wù)的，就確定了納入標準的專利權(quán)及權(quán)利人范圍，換言之，標準制定組織發(fā)出“知識產(chǎn)權(quán)聲明”之不特定受要約人明確了范圍，而成為特定的受要約人。因此，標準制定組織做出的知識產(chǎn)權(quán)政策，是向特定的涉及標準的專利權(quán)人發(fā)出的、就專利納入標準后同意許可使用及使用價格等內(nèi)容的、希望達成合意的意思表示，構(gòu)成了一個有效的要約。
1.2 承諾的成立
作為要約的“知識產(chǎn)權(quán)政策之聲明”，核心內(nèi)容包括披露要求和許可要求兩部分，有效的承諾也應(yīng)該是對這兩個要求進行承諾。涉及標準的專利權(quán)人對標準制定組織做出了具體的回應(yīng)，如ITU-T/ITU-R提交的建議書、IEEE-SA提交的保證書、VSO 提交的聲明等。我國《標準制定的特殊程序第1部分：涉及專利的標準》也給出了書面的承諾格式。標準必要專利實施許可承諾中，分為兩種情況：
一是在公平、合理、無歧視的原則下免費或者付費許可；
二是不同意許可，即不做出承諾。
從合同訂立環(huán)節(jié)的角度看，涉及標準的專利權(quán)人提交的書面文本能否作為對要約的承諾，需要進一步的檢驗。依我國《合同法》第21條、第30條和第31 條的規(guī)定，承諾是指受要約人作出的同意要約以成立合同的意思表示。承諾的內(nèi)容應(yīng)當與要約的內(nèi)容一致，承諾人對要約內(nèi)容不能有擴張、限制或者變更等實質(zhì)性改變，否則都是新的要約。如圖1所示，標準必要專利權(quán)人做出的專利信息披露和實施許可意思表示符合承諾的方法——明示的方式。通過格式條款來進行意思表示，對于要約沒有限制、擴張和變更，在內(nèi)容和形式上符合承諾的構(gòu)成要件。一般來說，承諾的方法不受限制，除了明示，在專利信息披露即實施許可中，要約人接受默示承諾，如在VSO規(guī)定涉及標準的專利權(quán)人未在規(guī)定時間內(nèi)做出披露及許可，且其專利是VSO標準的必要專利，則標準實施者獲得了免費許可。另外，標準必要專利權(quán)人只要在規(guī)定時間內(nèi)做出意思表示，時間是符合做出承諾的時間。因此，涉及標準的專利權(quán)人對標準制定組織發(fā)出的要約做出了承諾。
圖1 專利信息披露和許可聲明書——ITU
1.3 合同關(guān)系的成立及司法證實
從要約、承諾的構(gòu)成要件來看，標準制定組織和涉及標準的專利權(quán)人之間的合同關(guān)系是成立的；從合同生效的前提和效力障礙來看，堅持了私法自治、具有法律約束意思和表示意識、具有行為能力、遵守形式要求、不違反法律、不違背風俗、不自始不能以及無其他無效事由。因此，標準制定組織和涉及標準的專利權(quán)人之間的合同關(guān)系成立且有效，專利權(quán)人由此成為標準必要專利權(quán)人。在司法實踐中，標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間的合同關(guān)系也得到法院的認可。
在Microsoft Corp.v.Motorola.Inc.案中，涉及了兩個標準制定組織IEEE和ITU，兩個組織分別制定了802.11無線局域網(wǎng)標準和H.264高級視頻編碼技術(shù)標準。Motorola作為標準必要專利權(quán)人分別向IEEE 提交了保證書，向ITU提交了《專利陳述和許可聲明書》，承諾合理、非歧視的許可其專利。Motorola先后兩次向Microsoft發(fā)送律師函，說明了其作為標準必要專利權(quán)人的許可實施費率問題。Microsoft認為Motorola違反了合理、非歧視的許可義務(wù)，并向法院提出了4項請求。
美國法院指出，標準制定組織知識產(chǎn)權(quán)政策中的FRAND承諾，直接在標準必要專利權(quán)人和標準制定組織之間創(chuàng)立了合同關(guān)系。在Microsoft Corp. v. Motorola. Inc.案中，法院同意了Microsoft的前兩個訴求，認為Motorola作為標準必要專利權(quán)人，向IEEE和ITU提交了信息披露和許可實施書面文件，承諾依據(jù)FRAND承諾許可實施其必要專利，提交許可的承諾是標準必要專利權(quán)人與標準制定組織之間的合約。法院同時引用了Ericsson Inc.v.Samsung Electronics, Co.案的判決來支持此次判決。
2 利益第三人合同的確立
標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間成立合同關(guān)系，合同主體均享有合同上的請求權(quán)。涉及標準的專利權(quán)人可以請求標準制定組織將其專利納入標準成為標準必要專利，標準制定組織可以請求標準必要專利權(quán)人進行專利信息披露和向潛在標準實施者履行FRAND承諾義務(wù)。其中，信息披露義務(wù)和FRAND承諾是標準必要專利權(quán)人向標準制定組織做出的，F(xiàn)RAND承諾的實際利益關(guān)聯(lián)主體卻是標準實施者。鑒于這一情況，需要對合同關(guān)系做進一步研究。
2.1 合同加入說的檢查
標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間成立的合同，在內(nèi)容上要求標準必要專利權(quán)人要依照FRAND承諾對標準實施者許可實施其專利技術(shù)，標準實施者似乎加入了合同，成為第三方合同主體。第三人加入合同的情形有三：一是通過合同的方式加入，即標準制定組織和標準實施者之間簽訂合同，讓標準必要專利權(quán)人直接對標準實施者做出FRAND承諾，通知標準必要專利權(quán)人即可。二是通過法定的方式，由法律直接規(guī)定，當標準實施者使用標準時，出現(xiàn)違反FRAND承諾的情形，自動取得標準制定組織的法律地位。三是合同的加入，即標準實施者加入原合同主體，和標準制定組織共同履行義務(wù)，但是需要標準必要專利權(quán)人的同意，因為這對于標準必要專利權(quán)人來說，也增加了權(quán)利人，標準實施者也獲得了基于FRAND承諾下使用專利權(quán)。檢討發(fā)現(xiàn)，合同加入說不能成立。第一，合同加入，顧名思義是第三人加入已有合同關(guān)系。合同中雖然明確了標準必要專利權(quán)人要依照FRAND承諾向標準實施者做出實施許可，但是這個合同是已有合同中的內(nèi)容，并不是標準制定組織和標準必要專利權(quán)人在原合同的基礎(chǔ)上再次達成的合意。因此，標準實施者通過合同的方式加入合同不成立。第二，標準必要專利問題還屬于熱點問題，對于相關(guān)爭議問題的解決還主要依靠各地法院的認定。世界各國對于標準必要專利問題鮮有立法，多是制定一些知識產(chǎn)權(quán)政策來確定標準必要專利糾紛的指導(dǎo)意見以及一些程序上的要求。標準實施者通過法律規(guī)定的方式獲得合同的主體地位還沒有現(xiàn)實條件。第三，標準實施者加入原合同具有可行性，但是無法與標準制定組織共同履行義務(wù)，因為將專利納入標準以及標準的推廣實施都在加入行為之前完成，并且標準實施者不具有標準制定組織的地位，也無法履行相應(yīng)的義務(wù)。
2.2 利益第三人合同的檢查
從合同法的角度看，F(xiàn)RAND原則所屬的合同類型主要有利益第三人合同和普通的許可合同。盡管FRAND承諾是標準制定組織知識產(chǎn)權(quán)政策的重要內(nèi)容，但可以將其視為一種利益第三人合同。在Microsoft Corp. v. Motorola. Inc.案中，微軟作為標準實施者的合同法地位為第三方受益人。可見，利益第三人合同得到了更多的肯定。筆者認為，在前文確定標準制定組織和涉及標準的專利權(quán)人之間存在合同關(guān)系的基礎(chǔ)上，才能對合同關(guān)系的類型做進一步探討，直接將其確定為利益第三人合同不具有說服力。
標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間訂立了合同，在這個合同中：
第一，標準實施者不是訂約當事人，卻可以依據(jù)合同內(nèi)容請求標準必要專利權(quán)人履行依據(jù)FRAND承諾許可實施其專利技術(shù)的義務(wù)，并且因為標準必要專利權(quán)人向標準制定組織做出的承諾獲得了這一權(quán)利。
第二，在這個合同中，只規(guī)定了標準必要專利權(quán)人要履行FRAND承諾，并未對標準實施者做任何要求，并且標準實施者不用承擔將專利納入標準的義務(wù)，也沒有這種能力履行。第三，標準實施者不需要借助標準制定組織，可以獨立地請求標準必要專利權(quán)人履行FRAND承諾。第四，原合同的訂立，事先無須通知或征得標準實施者的同意。由此可見，標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間的合同符合利益第三人合同的法律特征。
但是，還有一個問題需要檢查，即標準實施者是否滿足利益第三人特定的要求有待檢查。筆者認為，關(guān)于利益第三人是否特定問題，取決于合同中約定，并且這種約定是可以被履行的。原合同中約定，F(xiàn)RAND承諾是向所有潛在的標準實施者做出，并且因為標準可以被重復(fù)使用并且不會窮盡的特性可以滿足向所有潛在標準實施者履行，這就解決了利益第三人特定的問題。因此，標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間的合同是利益第三人合同。
3 利益第三人合同對禁令請求權(quán)的限制
3.1 知識產(chǎn)權(quán)政策要約對禁令請求權(quán)的抗辯
對于標準實施者來說，使用標準必要專利存在一些固有的風險，即標準必要專利權(quán)人可以通過向有權(quán)機關(guān)尋求禁令救濟或者威脅尋求禁令救濟的方式獲得更高的專利許可費或者對其更為有利的許可條件。為了平衡雙方利益，標準制定組織在選擇標準必要專利的時候，向標準必要專利權(quán)人發(fā)出知識產(chǎn)權(quán)政策要約。知識產(chǎn)權(quán)政策不是為締結(jié)某一合同而設(shè)立，是標準制定組織訂立任一利益第三人合同的要約，在內(nèi)容上具有確定性，在效力上具有一致性，在范圍上具有廣泛性，這就使得標準實施者對標準制定組織向標準必要專利權(quán)人發(fā)出的知識產(chǎn)權(quán)政策要約產(chǎn)生足夠的信賴。
法定許可是知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)定的一項特別制度，可以不經(jīng)專利權(quán)人許可而自由使用，但需要向?qū)＠麢?quán)人支付適當報酬。《中華人民共和國專利法》第14 條規(guī)定了對國有企業(yè)事業(yè)單位的發(fā)明專利可以進行指定許可的制度，被指定許可的單位對專利權(quán)人的專利權(quán)請求可以行使指定許可抗辯。知識產(chǎn)權(quán)政策雖然不同于知識產(chǎn)權(quán)法的效力，但是在標準必要專利實施許可合同的雙方當事人之間具有規(guī)范作用，私法自治下合同約定在不違背法律的前提下優(yōu)先于法律適用。對于標準實施者來說，標準制定組織的知識產(chǎn)權(quán)政策中要求標準必要專利權(quán)人向標準實施者免費或者付費許可實施其專利，可見專利實施許可的必然性是對標準必要專利權(quán)人的潛在要求。這就意味著標準實施者可以先行使用標準，再和標準必要專利權(quán)人達成標準必要專利的實施許可協(xié)議，知識產(chǎn)權(quán)政策將雙方可能存在的爭議聚焦在實施許可費的數(shù)額和支付上。換言之，標準實施者可以就標準必要專利權(quán)人的禁令請求權(quán)行使知識產(chǎn)權(quán)政策要約的抗辯。
3.2 信賴利益保護對禁令請求權(quán)的抗辯
利益第三人合同使得標準實施者獲得了獨立的請求權(quán)，即請求標準必要專利權(quán)人依據(jù)FRAND承諾向其收取標準必要專利實施許可費。在FRAND承諾的保障下，標準實施者對于實施標準涉及標準必要專利沒有過多的顧慮，愿意通過標準提高生產(chǎn)效率，從而獲得更高的利潤。當某一行業(yè)或者大量的標準實施者已經(jīng)為實施該標準而投入大量的人、財、物時，禁令或者禁令威脅將變得更為嚴重，為此世界上大多數(shù)比較正式的標準制定組織均制定預(yù)防上述風險的知識產(chǎn)權(quán)政策。
對于標準實施者來說，利益第三人合同給予了其締約成功的信賴。這種信賴就是在其愿意支付合理的許可費時，和標準必要專利權(quán)人之間一定會締結(jié)標準必要專利實施許可合同。在這樣的信賴基礎(chǔ)上，考慮到商業(yè)的競爭，即盡早的實施標準來獲取利益，標準實施者需要投入相應(yīng)的人力、物力和財力來保障標準的實施，這就產(chǎn)生了信賴利益。在標準必要專利權(quán)人存在過錯的情況下，即存在過高要價、歧視許可、搭售等違反FRAND承諾的行為，最終導(dǎo)致標準必要專利實施許可合同沒有締結(jié)，其應(yīng)該承擔締約過失責任。在上述的情形下，信賴利益的保護可以對標準必要專利禁令請求權(quán)形成抗辯。
3.3 禁令請求權(quán)抗辯的限制
標準必要專利權(quán)人禁令請求權(quán)受到抗辯后，侵權(quán)救濟轉(zhuǎn)向違約救濟，這似乎又減損了專利權(quán)人的救濟權(quán)利，打破了標準必要專利權(quán)人和標準實施者之間法律關(guān)系平衡的應(yīng)然狀態(tài)。但是，從合同關(guān)系進行審查，發(fā)現(xiàn)這種憂慮是不存在的。第一，從利益第三人合同來看，禁令救濟抗辯的前提是標準實施者是一個善意的利益第三人。標準實施者有權(quán)請求標準必要專利權(quán)人履行FRAND承諾，但是不能利用FRAND承諾惡意拖延談判，如不對標準必要專利權(quán)人提出的許可費要約進行合理的審查就以不符合FRAND承諾予以回應(yīng)導(dǎo)致專利許可合同遲遲不能訂立，標準實施者應(yīng)當承擔締約過失責任，不能進行侵權(quán)抗辯。第二，從標準必要專利實施許可合同來看，標準實施者如果利用合同將侵權(quán)轉(zhuǎn)化為違約逃避禁令的，如以締結(jié)許可合同的形式掩蓋其惡意拖延不支付許可費的目的，不能進行侵權(quán)抗辯。第三，標準必要專利權(quán)人締結(jié)實施許可合同的根本目的是獲得專利許可費，如果這一目的因為標準實施者的惡意不能實現(xiàn)，標準必要專利權(quán)人有權(quán)解除合同，并且獲得了禁令救濟。因此，標準必要專利禁令請求權(quán)會因為合同關(guān)系抗辯而喪失，也會因為標準實施者在合同關(guān)系中的惡意行為而重新獲得。
4 結(jié) 語
標準制定組織和標準必要專利權(quán)人之間存在有效的要約和承諾，構(gòu)成合同關(guān)系。合同要求標準必要專利權(quán)人向標準實施者履行FRAND承諾，標準實施者不需要履行義務(wù)，符合利益第三人合同的構(gòu)成要件和法律特征。在標準實施者是善意的合同主體時，基于利益第三人合同中的知識產(chǎn)權(quán)政策要約和因合同產(chǎn)生信賴利益保護獲得了對標準必要專利禁令請求權(quán)的抗辯。
作者簡介
馬尚：中國計量大學，碩士研究生，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)。
陶麗琴：中國計量大學，教授，碩士生導(dǎo)師。
阮家莉：中國計量大學，碩士研究生，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)。
參考文獻
[1] 楊立新.合同法典型案例與法律適用[M].北京：中國法制出版社，2014：15.
[2] 崔建遠.合同法[M].北京：法律出版社，2007：50.
[3] [日]我妻榮.債權(quán)各論（上卷）[M].北京：中國法制出版社， 2008:52.
[4] 顧萍，楊晨.域外技術(shù)標準化中的標準必要專利權(quán)人承諾研究——合同法、專利法與競爭法視角[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016:29.
[5] 張永忠，王繹淩.標準必要專利訴訟的國際比較：訴訟類型與裁判經(jīng)驗[J].知識產(chǎn)權(quán)，2015（03）：87.
[6] 王配配.標準必要專利許可FRAND原則的法律地位分析[J]. 生產(chǎn)力研究，2016（02）：101.
[7] 丁亞琦.論我國標準必要專利禁令救濟反壟斷的法律規(guī)制[J]. 政治與法律，2017（02）：117.
[8] 張永忠，王繹淩.標準必要專利訴訟的國際比較：訴訟類型與裁判經(jīng)驗[J].知識產(chǎn)權(quán)，2015（03）：87.
[9] 關(guān)永宏.知識產(chǎn)權(quán)一般效力研究[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社， 2012：264.
[10] 顧萍，楊晨.域外技術(shù)標準化中的標準必要專利權(quán)人承諾研究——合同法、專利法與競爭法視角[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016:14.
